Módulo 5: Adquisición y protección de sus derechos de propiedad intelectual en el extranjero
Lección 1: Cómo adquirir y proteger sus derechos de protección intelectual en el extranjero
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Para muchas empresas, la protección de los derechos de propiedad intelectual (DRI) en los Estados Unidos es el primer paso solamente. Si su empresa realiza alguna de sus actividades en el extranjero o si existe alguna posibilidad de que así lo haga en el futuro, usted debe tomar las medidas para proteger sus activos de propiedad intelectual (PI) en mercados extranjeros.
Cada vez más, aun las empresas que se consideran operadoras "sólo en los Estados Unidos" necesitan tomar medidas en aras de proteger sus activos de propiedad intelectual fuera de los Estados Unidos, por ejemplo, en relación con sus sitios web y las importaciones de mercancías falsificadas y pirata de otros países.
Las iniciativas para proteger la propiedad intelectual en mercados extranjeros suelen centrarse en marcas de fábrica y patentes, en lugar de derechos de autor, porque las marcas de fábrica y las patentes son territoriales. Conforme se analizó en el módulo 2, la protección de los derechos de autor no suele depender de procedimientos ni formalidades en países individuales; la simple creación de una obra que podría estar sujeta a derechos de autor, por lo general, es suficiente para que exista la protección del derecho de autor en muchos países del mundo. En cambio, la protección de las marcas de fábrica y las patentes en países extranjeros requiere la ejecución de medidas acertadas para garantizar los derechos en cada país en el que se desea obtener la protección. Por ende, este módulo se centra en los pasos necesarios para proteger las marcas de fábrica y las patentes en el exterior.
La exploración de las condiciones de procedimiento en los países extranjeros puede resultar difícil y generalmente se necesita la asistencia de un abogado en el país donde se busca el registro. En la mayoría de los casos, los abogados de los Estados Unidos especializados en propiedad intelectual colaborarán directamente con el abogado extranjero para obtener los registros necesarios.
A fin de informarse mejor sobre la protección de la propiedad intelectual en mercados extranjeros, puede buscar los sitios web de las autoridades del campo en diferentes países en http://www.wipo.int/members/es. También puede acceder a información sobre los esquemas de protección de la propiedad intelectual en diversos países por medio de varios conjuntos de datos sobre propiedad intelectual que se ofrecen en www.stopfakes.gov.
Operaciones comerciales auxiliares actuales y futuras
Además de proteger los derechos de propiedad intelectual en países donde seguramente se venderán los productos o servicios, la empresa debe considerar también la protección de los derechos de propiedad intelectual en países en los que tiene (o puede tener en el futuro) operaciones comerciales auxiliares, como:
- La compra de repuestos o insumos.
- La fabricación de productos o repuestos.
- Investigación y desarrollo.
- Centros telefónicos de servicio al cliente.
- Centros distribuidores.
- Trasbordo de mercancías y servicios.
Beneficios y costos de la protección
Además del beneficio de protección contra la infracción, los registros en países extranjeros, en particular de patentes y marcas de fábrica, ofrecen otros beneficios a una empresa, entre ellos:
- Aumento del valor y la visibilidad de la empresa.
- Mayor atractivo de la empresa para los inversionistas
- Ayudar a obtener financiamiento.
- Permitir que la empresa exija precios más altos.
- Mayores ingresos por medio de la concesión de licencias.
Las empresas deben evaluar minuciosamente los beneficios para determinar si éstos compensarán con creces los costos de las patentes o el registro de marcas de fábrica en el extranjero. Es posible que para muchas empresas pequeñas, los beneficios de la protección de los derechos de propiedad intelectual en el extranjero, en particular las patentes, no excedan de los costos.
Grado de actividad infractora y observancia
Otros factores importantes que es preciso tener en cuenta al momento de decidir sobre la protección de los DPI en el exterior son el grado de actividad infractora en un país específico, la suficiencia y la eficacia de los mecanismos de observancia en respuesta a la infracción. Sin embargo, tenga en cuenta que los sistemas de observancia en algunos países son deficientes y la protección de los derechos de propiedad intelectual podría ser aconsejable, de todas maneras.
Los propietarios de empresas pueden evaluar el grado de eficacia de la observancia de la propiedad intelectual en países individuales con la revisión del Informe Anual Especial 301 del Representante de Comercio de los Estados Unidos, en el cual se analiza la suficiencia y la eficacia de la observancia en materia de derechos de propiedad intelectual en varios países. Consulte el Informe Especial 301 de USTR más actualizado en http://www.ustr.gov.
Naturaleza de la empresa y la propiedad intelectual sujeta a protección
Las leyes difieren en varios países en relación con el alcance de la protección para ciertos tipos de marcas de fábrica y patentes. Por ejemplo, algunos países, no todos, protegen los sonidos como marcas de fábrica. Además, sólo en algunos países se permite la emisión de patentes para programas informáticos.
De igual modo, las condiciones de mercado pueden ser favorables para productos en algunos países pero no en otros debido a las barreras comerciales erigidas por diversos países.
Una buena fuente para evaluar las condiciones de mercado para productos y servicios específicos es el Informe Nacional de Cálculos Comerciales sobre Barreras Comerciales Extranjeras, que se encuentra en: www.ustr.gov.
Si bien es ideal proteger los derechos de propiedad intelectual en cada esquina del mundo, suele ser poco práctico para todos, en términos generales, con excepción de un puñado de las empresas más grandes. Por lo tanto, deben tomarse decisiones sobre lugares donde se puede y debe proteger los derechos de propiedad intelectual. Los factores a tener en cuenta para ello son:
- Mercados actuales y futuros para productos o servicios.
- Operaciones comerciales auxiliares actuales y futuras.
- Beneficios y costos de la protección en países específicos.
- Grado de actividad infractora y observancia en países específicos.
- Naturaleza de la empresa y derecho de propiedad intelectual sujeto a protección.
Las empresas deben considerar la obtención de derechos de propiedad intelectual en mercados extranjeros tan pronto como sea posible. En los mercados extranjeros en los que ya opera o prevé expandirse razonablemente la empresa, la protección del derecho de propiedad intelectual debe establecerse de manera simultánea con las actividades relacionadas con el logro de protección en los Estados Unidos o poco después de ellas. La urgencia de tramitar la protección de la propiedad intelectual en el extranjero se desprende de las leyes de varios países aplicables a marcas de fábrica y patentes.
Con respecto a las marcas de fábrica, la mayoría de los países del mundo (además de los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y otros cuantos) tienen sistemas del "primer solicitante". Conforme al análisis en el módulo 3, en los países con el sistema del "primer solicitante", los derechos de la marca de fábrica se conceden a la primera parte que registre una marca en el país, independientemente de quién podría haber utilizado primero la marca en ese país. En consecuencia, una empresa estadounidense que haya establecido reconocimiento de marca apreciable podría verse imposibilitada de usar el nombre de la marca en un país extranjero si otra parte lo registró antes.
De igual manera, los inventores deben tener en cuenta que la mayoría de los países tienen sistemas de patentes "del primer solicitante", lo cual significa que las patentes se conceden a la primera parte que la solicita, en lugar de concederse a la primera parte que inventa la materia sujeta a patente. Por otra parte, en muchos otros países, además de los Estados Unidos, se prohíbe a un inventor la obtención de una patente si la invención se ha divulgado públicamente antes de la presentación de la solicitud de patente.
Acaba de finalizar la revisión de las generalidades de la protección de los derechos de propiedad intelectual en mercados extranjeros. En el resto del presente módulo se cubren los pasos específicos que usted debe tomar para proteger sus marcas de fábrica y derechos de patente en el exterior.
Búsquedas de marcas de fábrica
Conforme aprendió en el módulo 4, siempre debe realizar búsquedas antes de seleccionar una marca de fábrica con el fin de determinar si la marca propuesta podría ocasionar confusión en el mercado con otra marca ya registrada o en uso. Una búsqueda en Internet es una buena medida inicial para tener una idea general del uso mundial de una marca propuesta. Algunas oficinas de marcas de fábrica brindan acceso a sus bases de datos para búsquedas de marcas de fábrica en los sitios web, pero también deben realizarse búsquedas profesionales de marca de fábrica para garantizar que el uso de la marca no constituya una violación de los derechos de todo usuario o titular registrado anterior.
Si una marca ya se estuvo utilizando en los Estados Unidos y la empresa se está expandiendo ahora a mercados extranjeros, deben realizarse búsquedas nuevas de las marcas registradas y en uso en los países a los cuales la empresa procura ampliar sus operaciones.
Presentación de solicitud en países con el sistema del "primer usuario"
Conforme se analizó en los módulos 3 y 4, el registro de las marcas de fábrica no es necesario para establecer derechos de marca de fábrica en países con sistemas de "primer usuario", como los Estados Unidos. Sin embargo, el registro de la marca de fábrica en esos países confiere beneficios apreciables al titular y debe considerarse seriamente.
En los países con sistemas del "primer solicitante" para la protección de las marcas de fábrica, el registro es necesario para la protección y, si hay interés en obtenerlo, debe tramitarse tan pronto como sea posible.
Protocolo de Madrid
El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (el Protocolo de Madrid) es un tratado internacional que, mediante la presentación de una solicitud internacional, permite al titular de una marca de fábrica solicitar el registro en cualquier país parte. La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en
Marca comunitaria (MC)
La MC ofrece la oportunidad de proteger una marca de fábrica en todos los países de la UE mediante la presentación de una solicitud única. Las solicitudes de una MC pueden realizarse directamente en la Oficina de Armonización del Mercado Interior en Alicante, España, o en la oficina de marcas de fábrica de cualquiera de los estados miembros de la UE.
Obsérvese que dado que la UE es miembro del Protocolo de Madrid, no es necesario que el titular de una marca de fábrica presente dos solicitudes según el Protocolo de Madrid y la MC. Sin embargo, si se busca el registro sólo en la UE y no en todos los otros países del Protocolo de Madrid, la solicitud de MC puede ser una alternativa más eficiente y económica. Consulte más información comparativa del Protocolo de Madrid y la MC en: www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=132&getcontent=1.
Prioridad conforme al Convenio de París
Conforme al Convenio de París (Ley de Estocolmo de 1967), si se presenta una solicitud de marca de fábrica en el país de origen del solicitante y la misma solicitud se presenta en otros países signatarios en el lapso de los 6 meses posteriores a la presentación de la primera solicitud, el solicitante puede peticionar la fecha de presentación de la primera solicitud en el país de origen en las solicitudes presentadas más adelante. La fecha de presentación de la solicitud es la fecha prioritaria para fines del establecimiento de derechos en los territorios de los miembros del Convenio de París.
Traducciones de marcas
Para el registro de marcas en un país extranjero, podría ser aconsejable traducir la marca al idioma materno del país. En los países que no usan caracteres romanos en su idioma materno, como los países de Asia y el Oriente Medio, es aconsejable considerar el registro de: (a) la versión en inglés de la marca; (b) la traducción fonética (transliteración) de la marca (por ejemplo, SONY puede transcribirse al chino como suo ni, que significa "cable" (suo) y "monja" (ni); y (c) un equivalente conceptual de la marca (por ejemplo, la marca de fábrica SHELL podría traducirse al chino bei ke, que significa "concha"). En algunos casos, la mejor estrategia puede ser juntar los métodos conceptuales con los fonéticos. Por ejemplo, COCA-COLA en chino tiene caracteres chinos pronunciados ke kou ke le, que suenan parecidos a la pronunciación original y significan "sabroso y generador de felicidad".
Ejemplo del establecimiento de derechos de marca de fábrica en el extranjero
A continuación se cita un ejemplo de una empresa hipotética y las posibles medidas para la protección de sus derechos de marca de fábrica en el exterior.
Nifty Products, Inc. (NPI), empresa estadounidense, ha creado una nueva cafetera revolucionaria. La cafetera se venderá bajo el nombre de "WonderPot" (Cafetera Maravilla). Antes del lanzamiento del producto en los Estados Unidos, NPI presenta una solicitud de "intención de uso" para registrar la marca WONDERPOT en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).
NPI prevé que la cafetera será un gran éxito y, aunque planea lanzar el producto en los Estados Unidos, espera ampliar las ventas a mercados en el extranjero en el lapso de dos años. En consecuencia, un mes después de la presentación de su solicitud de marca de fábrica estadounidense, los abogados de NPI ayudan a la empresa a realizar búsquedas de marcas de fábrica para el nombre WONDERPOT en otros países en los cuales NPI tiene planes de expansión, como Australia, China, Corea, Japón y cada uno de los países de la UE. Esas búsquedas no revelan ningún problema con el nombre WONDERPOT y NPI instruye a sus abogados que presenten solicitudes de marca de fábrica en todos los países en los que se hizo la búsqueda. A NPI le gustaría postergar los gastos que conllevan las solicitudes de marcas de fábrica en el extranjero, pero los abogados indican que NPI puede reivindicar una fecha prioritaria conforme al Convenio de París si tramita esas solicitudes en el extranjero dentro de los 6 meses de la solicitud hecha en los Estados Unidos. Como resultado del asesoramiento, NPI instruye a sus abogados para que sigan adelante.
Los abogados de NPI le dan la buena noticia a la empresa de que necesita presentar sólo una solicitud a fin de garantizar los registros de marcas de fábrica en los países en los que desea obtener la protección. Esta solicitud puede presentarse conforme al Protocolo de Madrid porque todos los países en los cuales NPI procura obtener protección son miembros de ese acuerdo internacional. Otra noticia igualmente buena es que la solicitud conforme al Protocolo de Madrid de NPI puede presentarse por conducto de la USPTO.
NPI se asegura de que todos sus productos lleven los avisos adecuados de marca de fábrica. NPI se encuentra ahora en condiciones sólidas para proteger sus derechos de marca de fábrica en el país y en el extranjero.
Toda persona que procure establecer derechos de marca de fábrica en otros países debe:
- Realizar búsquedas de marcas de fábrica en esos países.
- Presentar las solicitudes para registrar la marca de fábrica en cada país en que se desea obtener la protección de la marca de fábrica. Cuando se solicitan registros para marcas de fábrica, los solicitantes deben considerar:
- La presentación de una solicitud en países con el sistema del "primer usuario"
- Aprovechar los sistemas de presentación de solicitud internacionales, como el Protocolo de Madrid y la Marca Comunitaria (MC)
- La reivindicación de prioridad en virtud del Convenio de París
- La presentación de una solicitud para traducciones de marcas fonéticas y conceptuales.
Haga clic aquí para ver un ejemplo de las medidas que toma una empresa para establecer derechos de marca de fábrica en el exterior.
Uso continuo de la marca
Al igual que en los Estados Unidos, los derechos de marca de fábrica deben mantenerse por medio del uso real de la marca. La mayoría de los países contemplan en sus leyes la cancelación de un registro de marca de fábrica ante la falta de uso durante un determinad período de tiempo, habitualmente de 3 a 5 años. Si no se usa la marca durante el período prescrito, un tribunal podría determinar el abandono de la marca, con lo cual otros podrían usarla.
Uso congruente y acertado de la marca de fábrica
Conforme se mencionó en el módulo 4, tradicionalmente en los Estados Unidos se utilizan los símbolos TM (marca de fábrica) y SM (marca de servicio) para marcas que no están registradas y el símbolo ® para marcas registradas. Si bien los símbolos de marcas de fábrica se utilizan habitualmente en los
Observancia de derechos
Conforme se analizó en el módulo 4, el titular de una marca de fábrica debe tomar medidas contra terceros que, sin su consentimiento, emplean una marca que es confusamente similar a la propia. La falta de vigilancia de los infractores puede debilitar de manera creciente la imagen y fuerza de la marca y, con el transcurso del tiempo, traducirse en la declaración de abandono de la marca.
Presentación de las solicitudes necesarias para el mantenimiento de los registros
Al igual que con los registros de marcas de fábrica en los Estados Unidos, el mantenimiento de los registros de marca de fábrica en el extranjero requiere la presentación periódica de solicitudes y el pago de tasas. Las reglas difieren en cada uno de los países y los titulares deben obtener la asistencia de los abogados locales del ámbito de las marcas para el mantenimiento de registros en el extranjero.
Contratos de licencia adecuados y fiscalización
Conforme se analizó en el módulo 4, todos los acuerdos de licencias de marcas de fábrica deben ser por escrito y los titulares de las marcas deben fiscalizar el control de la calidad de todos los productos y servicios ofrecidos al consumidor con la marca del titular por un concesionario.
Una vez que se han establecido los derechos de marca de fábrica en países extranjeros, se deben tomar medidas para garantizar el mantenimiento acertado de esos derechos. Al igual que en los Estados Unidos, la ausencia de las medidas acertadas para mantener una marca de fábrica en un país extranjero puede traducirse en el abandono de los derechos de la marca. Las medidas que deben tomarse para garantizar el mantenimiento pertinente de los derechos de marca en países extranjeros son:
Acaba de finalizar ahora el material sobre protección de marcas de fábrica en mercados extranjeros.
- Si desea más información sobre la observancia de sus derechos de marca de fábrica contra infracciones, seleccione el módulo 6 del menú en el extremo superior izquierdo de esta pantalla.
- Si desea leer sobre la protección de patentes en mercados extranjeros, continúe con este módulo.
Toda persona que procure obtener derechos de patente en otros países debe:
- Realizar búsquedas de patentes en esos países con el fin de determinar si la invención es patentable y si ya está cubierta por otra patente en ese país.
- Presentar las solicitudes para registrar la patente en cada país en que se desea obtener la protección de patente. Las solicitudes de patentes varían según el país pero, al igual que en los Estados Unidos, deben incluir por lo general:
- Una descripción de la invención, habitualmente acompañada de dibujos, planos o diagramas.
- Reivindicaciones específicas que indican el alcance de la protección que se procura obtener en la patente.
Países con el principio de "primer inventor" o "primer solicitante"
Conforme se analizó en el módulo 4, en los Estados Unidos se aplica un sistema de "primer inventor", lo cual significa que se conferirá una patente a la persona o a las personas que hayan demostrado ser los primeros inventores de la materia en cuestión. Este sistema difiere de los sistemas de casi todos los demás países, que tienen un sistema de "primer solicitante" por el cual se concede la patente a la primera persona que presenta una solicitud de patente independientemente de quién fue el primer inventor. Las solicitudes de patentes en los países con el sistema del "primer solicitante" deben presentarse tan pronto como sea posible a fin de evitar la pérdida de los derechos de patente en manos de otros que tramitan antes.
Reglas para la divulgación pública
El Convenio de París
El Convenio de París ayuda a los inventores de los países signatarios que buscan establecer derechos en otros países mediante la concesión del derecho a peticionar una fecha de presentación anterior en solicitudes de patente posteriores. En particular, si un inventor presenta solicitudes de patentes en otros países signatarios en el lapso de un año de la presentación de su solicitud original (por lo general en su país de origen), las solicitudes posteriores llevarán la fecha de presentación de la primera solicitud.
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
En el PCT se dispone la presentación de una solicitud única de patente internacional que tiene el mismo efecto que la presentación de solicitudes individuales en los países miembros del PCT. En el PCT se dispone un procedimiento de examen de dos pasos:
- La oficina de patentes que recibe una solicitud la somete a examen preliminar.
- Las oficinas nacionales de patentes en los países miembros del PCT revisan la solicitud, con hincapié en las conclusiones a las que se llegó en el examen preliminar.
Obsérvese que después de la presentación de la solicitud inicial, cada país miembro del PCT examinará la solicitud por separado, y se deberán pagar tasas separadas a cada país examinador.
El PCT tiene más de 135 miembros, entre ellos los Estados Unidos y las naciones más desarrolladas del mundo. Consulte la lista actual de miembros del PCT en: http://www.wipo.int/pct/guide/es/gdvol1/annexes/annexa/ax_a.pdf.
Los inventores deben presentar sus solicitudes conforme al PCT en una división especial de la USPTO llamada Oficina Receptora de los Estados Unidos. Acceda a información y asistencia sobre el proceso de presentación de solicitudes en virtud del PCT en: http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/pctlegaladminmain.html.
Ejemplo de la protección de los derechos de patente en el extranjero
A continuación se da un ejemplo de una empresa hipotética y de las lecciones aprendidas sobre la protección de las patentes en el extranjero.
Biotech Corporation (Biotech) es una empresa farmacéutica pequeña, con sede en California. En julio de 2001, concluyó las tareas en torno a un nuevo medicamento prometedor para tratar a las víctimas de ataques cardíacos. En enero de 2002, presentó una solicitud de patente estadounidense que cubría la composición del medicamento, la cual se concedió en marzo de 2003.
En diciembre de 2003, Biotech presentó una solicitud de patente del medicamento en Japón. En marzo de 2004, la Oficina de Patentes de Japón notificó a Biotech que había rechazado su solicitud de patente debido a falta de novedad, con la cita de una solicitud de patente pendiente anterior presentada en febrero de 2003 por Advanced Medical Ltd. (AML), empresa farmacéutica del Reino Unido. AML había estado desarrollando simultáneamente un medicamento que era casi idéntico al de Biotech y AML había concluido su tarea en torno al medicamento en diciembre de 2002.
Biotech está furioso por el rechazo de su solicitud de patente en Japón y ha indicado a todas las partes en cuestión que inventó el medicamento antes que AML. Además, sostiene que presentó la solicitud de patente en Japón claramente dentro del año de la fecha de concesión de su patente en los Estados Unidos y que se debería haber dado carácter prioritario a su solicitud de patente en Japón.
Lamentablemente, Biotech se encuentra en condiciones muy débiles para impugnar la patente japonesa de AML porque no tomó las medidas pertinentes para la protección de sus derechos. El hecho de que Biotech inventara su medicamento primero nada tiene que ver con el asunto de la prioridad en Japón porque Japón es un país con el sistema del "primer solicitante", en lugar del "primer inventor". Biotech podría haber obtenido una fecha de presentación previa conforme al Convenio de París pero aparentemente no entendió los requisitos para hacerlo.
De conformidad con el Convenio de París, si un inventor presenta una solicitud de patente en el extranjero en el lapso de un año de la presentación de su solicitud original (por lo general en su país de origen), las solicitudes posteriores llevarán la fecha de presentación de la primera solicitud. En este caso, Biotech presentó su solicitud de patente en Japón dentro de un año de la concesión de su patente en los Estados Unidos, en lugar de un año después de la presentación de su solicitud de patente en los Estados Unidos. En consecuencia, era demasiado tarde para solicitar prioridad conforme al Convenio de París.
Cabe destacar también que Biotech debería haber considerado la posibilidad de presentar una solicitud en virtud del PCT en lugar de buscar la protección en Japón exclusivamente. En tal caso, podría haber obtenido prioridad en muchos países extranjeros con una presentación única.
En el momento de solicitar una patente en países extranjeros, los solicitantes deben considerar:
- Países con el principio del "primer inventor" o del "primer solicitante"
- Reglas sobre la divulgación pública en países extranjeros (riesgo de perder los derechos de patente)
- Acuerdos internacionales que ayudan a la protección de la patente a nivel internacional, como:
Haga clic aquí para ver un ejemplo de las medidas que necesita tomar una empresa estadounidense para proteger sus derechos de patente en el exterior.
En el informe de la Contraloría General de los Estados Unidos (GAO), titulado "Experts’ Advice for Small Businesses Seeking Foreign Patents" [Asesoramiento de expertos para la tramitación de patentes extranjeras por parte de empresas pequeñas] y publicado en www.stopfakes.gov se brinda más información sobre el establecimiento de los derechos de patente en el extranjero y los cálculos de los costos del proceso.
Tasas de renovación o mantenimiento
Por lo general, a fin de mantener los derechos de patente durante el término de protección completo, se pagarán sistemáticamente las tasas de mantenimiento en cada país en que se haya concedido la patente. Si se adeudan estas tasas, caducará la vigencia de la patente y la invención pasará al dominio público. Estas tasas suelen llamarse de "renovación" o "mantenimiento en vigor". En países donde las tasas de mantenimiento se pagan anualmente, algunas veces se llaman anualidades.
Cada país tiene sus propias reglas sobre el momento oportuno para el pago de las tasas de mantenimiento requeridas. Dentro de lo posible es aconsejable contratar los servicios de un abogado a fin de asegurar el pago oportuno de las tasas de mantenimiento de las patentes. Algunas empresas se especializan en programas mundiales para el mantenimiento de patentes.
A diferencia de las marcas de fábrica, cabe destacar que las patentes no pueden renovarse más allá del período de protección establecido (tradicionalmente 20 años). Si bien algunos países llaman a las tasas requeridas tasas "de renovación", el propósito de dichas tasas es mantener la patente durante el plazo de protección pleno, en lugar de requerir tiempo adicional más allá de ese período.
Usted paga las tasas de mantenimiento para evitar la caducidad de sus derechos de patente antes del período máximo de 20 años. La fecha de vencimiento de su tasa de mantenimiento depende de la fecha de presentación de la solicitud de su patente. El primer pago se debe hacer efectivo antes del segundo aniversario de la presentación de su solicitud y en cada aniversario posterior a la fecha de presentación, hasta el año 19.
Requisitos "de explotación industrial" de las patentes
El concepto de "explotación industrial" de una invención patentada se formuló para asegurarse de que el público en el país que concede la patente se beneficiara con ella. Por ejemplo, si el país X concedió una patente para aparatos pero el titular de la patente no fabricó los aparatos en el país X, el titular no habrá "explotado industrialmente" la patente en ese país. En ese caso, el país X podría emitir una licencia a toda persona que deseara fabricar los aparatos en el país X y ofrecer una compensación razonable al titular de la patente por esa licencia.
En un acuerdo internacional sobre patentes se establece que las "patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por. . . el hecho de que los productos sean importados o elaborados en el país". Los Estados Unidos sostienen que esta disposición prohíbe que otros países (que son signatarios del acuerdo) exijan a un titular de patente que fabrique una invención patentada en ese país. En cambio, deberá permitirse la importación de la invención patentada al país para satisfacer los requisitos de explotación industrial.
Sin embargo, algunos países mantienen que tienen el derecho a exigir que una invención patentada se fabrique en su país. Si no hay fabricación en un período de tiempo obligatorio, podrá anularse la patente o someterse a la concesión de una "licencia obligatoria" a todo posible solicitante de una licencia (es decir, el gobierno de ese país concede a un tercero el derecho a fabricar la invención patentada sin el consentimiento del titular de la patente).
Observancia de la patente
Los derechos exclusivos concedidos al titular de una patente no tienen significado alguno si no se toman medidas de observancia de los derechos de patente contra la usurpación. Cuanto mayor sea el éxito de una invención en el mercado comercial, mayor será la posibilidad de infracción de esos derechos.
Lamentablemente, la observancia de los derechos de patente es sumamente costosa; en consecuencia, la observancia eficaz puede representar un gran desafío para las empresas pequeñas a medianas o los inventores solos. Si desea más información sobre las medidas que puede tomar un titular de patente para la observancia de una patente, pase al módulo 6.
Una vez que se han establecido los derechos de patente en países extranjeros, se deben tomar las siguientes medidas para garantizar el mantenimiento acertado de esos derechos. El incumplimiento en el mantenimiento adecuado de una patente puede traducirse en la puesta en peligro o el abandono de esos derechos.
Acaba de finalizar el material sobre protección de patentes en mercados extranjeros.
- Si desea más información sobre la observancia de sus derechos de patente contra la usurpación, seleccione el módulo 6 del menú en el extremo superior izquierdo de esta pantalla.
- Si desea leer sobre otras medidas que puede tomar para proteger sus derechos de propiedad intelectual en mercados extranjeros, continúe con este módulo.
Realización de la debida diligencia en relación con socios comerciales en el extranjero.
Antes de establecer relaciones comerciales con empresas en el exterior y aun antes de comenzar un diálogo o posibles disposiciones comerciales, es esencial realizar una debida diligencia minuciosa con respecto al socio comercial prospectivo a fin de asegurarse de que no tenga antecedentes conducta penal, usurpación de propiedad intelectual u otra conducta que podría constituir una amenaza para su empresa.
El Servicio Comercial de los Estados Unidos ayuda a las empresas estadounidenses a evaluar posibles socios comerciales. Consulte la siguiente dirección para comunicarse con las oficinas del Servicio Comercial en países de todo el mundo: http://www.buyusa.gov/home/worldwide_us.html.
Inclusión de disposiciones de derechos de propiedad intelectual en contratos de licencia
Una parte considerable del valor económico de la propiedad intelectual se desprende de su uso en licencias. Un contrato escrito bien redactado es un componente esencial de todo acuerdo de licencia. Un contrato redactado deficientemente puede traducirse en la pérdida o puesta en peligro inadvertidamente de sus derechos de propiedad intelectual.
En la mayoría de los países, los contratos no necesitan ser largos ni siquiera demasiado formales, pero deben ser claros y estar correctamente redactados en relación con los derechos de propiedad intelectual. Del mismo modo, cada país puede tener diferentes obligaciones y procedimientos para la contratación, de manera que un contrato único no da respuesta a todo necesariamente. El asesoramiento jurídico de expertos en este ámbito es importante.
Contratación de un servicio de vigilancia del mercado
En algunos mercados existe la posibilidad de contratar un servicio para vigilar el mercado y recabar información sobre operaciones de falsificación en el mercado. Al igual que con todo socio comercial, realice la debida diligencia antes de seleccionar el servicio. Por ejemplo:
- Entreviste al proveedor del servicio y formule interrogantes críticos sobre la profundidad de su experiencia y la capacidad para satisfacer las metas. Pregunte sobre la dotación de personal con mucha experiencia para cubrir y vigilar, equipos de tecnología avanzada y experiencia en la recolección de pruebas.
- Busque referencias de clientes anteriores y sea cuidadoso con las empresas que prometen 100 por ciento de cumplimiento.
- Explique las metas de su empresa en relación con la identificación de los posibles infractores.
- Informe al prestador del servicio sobre sus métodos de producción, los canales de distribución y la fijación de precios.
- Dirija la tarea del proveedor de servicios de la misma manera que dirigiría una división interna de su empresa. Verifique su trabajo mediante la solicitud de documentación, fotografías y video originales. Toda vez que sea posible, confirme los resultados con los organismos de observancia.
Además de las otras medidas analizadas en esta lección para la protección de los derechos de propiedad intelectual en los países extranjeros, los propietarios de empresas pueden tomar otras tres medidas para asegurar la protección del valor de su propiedad intelectual, a saber:
Acaba de finalizar el material sobre otras medidas para la protección de sus derechos de propiedad intelectual en mercados extranjeros. Si desea más información sobre la observancia de sus derechos de propiedad intelectual contra infractores, seleccione el módulo 6 del menú en el extremo superior izquierdo de esta pantalla.