Module 5: Obtenir et protéger vos droits de propriété intellectuelle à l'étranger
Leçon 1 : Comment obtenir et protéger vos droits de propriété intellectuelle à l'étranger
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Pour de nombreuses entreprises, la protection des droits de propriété intellectuelle aux États-Unis ne constitue qu'une première étape. Si votre entreprise a des activités à l'étranger, ou si elle envisage de le faire, vous devez prendre des mesures pour protéger vos actifs de propriété intellectuelle sur les marchés étrangers.
De façon croissante, même les entreprises qui se considèrent "strictement américaines" doivent prendre des mesures pour protéger leurs actifs de propriété intellectuelle hors des États-Unis, par exemple pour protéger les droits de propriété intellectuelle de leurs sites Internet et pour lutter contre les importations de marchandises de contrefaçon et pirates en provenance d'autres pays.
Les efforts de protection de la propriété intellectuelle sur les marchés étrangers sont généralement axés sur les marques de commerce et les brevets plutôt que sur les droits d'auteur, les premiers étant territoriaux. Comme abordé dans le module 2, la protection des droits d'auteur ne repose généralement pas sur des procédures ni des formalités à effectuer dans chaque pays ; en effet, la simple création d'une œuvre pouvant bénéficier de droits d'auteur suffit généralement à la protéger dans de nombreux pays dans le monde. Par contraste, la protection des marques de commerce et des brevets à l'étranger nécessite de prendre des mesures décisives pour garantir ces droits dans chacun des pays où l'on souhaite être protégé. Ainsi, ce module est axé sur les mesures à prendre pour assurer la protection des marques de commerce et des brevets à l'étranger.
Comme il peut être difficile de s'y retrouver parmi les procédures à suivre dans un pays étranger, il est généralement nécessaire de prendre un avocat dans le pays où vous souhaitez enregistrer des marques de commerce et des brevets. Dans la plupart des cas, des avocats américains spécialisés en propriété intellectuelle travaillent directement avec des avocats sur place pour garantir l'exécution des enregistrements nécessaires.
Pour vous informer davantage sur la protection de votre propriété intellectuelle sur les marchés étrangers, vous pouvez consulter les sites Internet des autorités compétentes des différents pays en allant sur http://www.wipo.int/members/fr/. Vous pouvez également accéder à des informations sur les régimes de protection de la propriété intellectuelle dans différents pays grâce à plusieurs "kits" de propriété intellectuelle proposés sur www.stopfakes.gov.
Activités commerciales accessoires actuelles et futures
Hormis protéger les droits de propriété intellectuelle dans les pays où des produits et services sont susceptibles d'être commercialisés, une entreprise doit aussi envisager de les sauvegarder dans les pays où elle a entrepris (ou pourrait entreprendre à l'avenir) des activités commerciales accessoires, telles que :
- L'achat de pièces ou de fournitures
- La fabrication de produits ou de pièces de produits
- La recherche et le développement
- Des centres d'appels de service à la clientèle
- Des centres de distribution
- Le transbordement de marchandises/services
Avantages et coûts de la protection
Hormis protéger contre les infractions, l'obtention d'enregistrements dans les pays étrangers, plus particulièrement des brevets et des marques de commerce, procure des avantages supplémentaires à une entreprise. Parmi ceux-ci, on compte :
- L'augmentation de la valeur et de la visibilité de l'entreprise
- Une attractivité accrue de l'entreprise aux yeux des investisseurs
- La possibilité de contribuer à assurer un financement
- La probabilité que l'entreprise puisse exiger des prix plus élevés
- L'augmentation des recettes par l'intermédiaire de l'octroi de licences
Les entreprises doivent évaluer avec soin les avantages potentiels pour estimer si ceux-ci l'emporteront sur les coûts d'obtention de brevets étrangers ou d'enregistrement de marques de commerce. Pour bon nombre de petites entreprises, il est possible que les avantages de la protection des droits de propriété intellectuelle, particulièrement les brevets, ne soient pas supérieurs aux dépenses.
Ampleur des infractions et application
L'ampleur des atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans un pays spécifique et la pertinence ainsi que l'efficacité des mécanismes de lutte contre la contrefaçon constituent d'autres facteurs importants qui influencent la prise de décision concernant le/les pays où protéger les droits de propriété intellectuelle. Toutefois, n'oubliez pas que certains pays ne disposent pas de mécanismes d'application forts mais qu'il peut malgré tout être judicieux d'y obtenir la protection de droits de propriété intellectuelle.
Les chefs d'entreprise ont la possibilité d'évaluer dans quelle mesure l'application des droits de propriété intellectuelle est efficace dans divers pays en consultant le rapport annuel "Special 301" du Bureau du Représentant commercial des États-Unis (USTR), qui présente une analyse de la pertinence et de l'efficacité de l'application des droits de propriété intellectuelle dans différents pays. Vous trouverez le dernier rapport "Special 301" de l'USTR sur http://www.ustr.gov.
Nature de l'activité et des droits de propriété intellectuelle à protéger
Pour certains types de marques de commerce et de brevets, la portée de la protection varie en fonction de la législation des différents pays. Par exemple, certains protègent les sons comme marques de commerce. D'autres délivrent des brevets pour des logiciels.
De la même façon, les conditions du marché sont plus favorables pour certains produits dans certains pays que dans d'autres, en raison des barrières commerciales qu'ils ont élevées.
Le rapport national d'estimation sur les obstacles au commerce extérieur (National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers) est un document utile pour évaluer les conditions du marché dans le cas de produits et services spécifiques. Il se trouve sur : www.ustr.gov.
Si elle est souhaitable dans l'idéal, la protection des droits de propriété intellectuelle aux quatre coins du globe n'est généralement pas possible dans la pratique sauf pour les quelques corporations les plus grandes. Il faut donc faire des choix concernant les régions où il est possible et souhaitable de garantir la protection des droits de la propriété intellectuelle. Parmi les facteurs à prendre en considération lorsque vous décidez dans quels pays protéger vos droits de propriété intellectuelle, on compte :
- La localisation des marchés actuels et futurs des produits et/ou services
- La localisation des activités commerciales accessoires actuelles et futures
- Les avantages et les coûts de la protection dans chaque pays
- L'ampleur des infractions et de l'application des lois dans les pays spécifiques
- La nature de l'activité et des droits de propriété intellectuelle à protéger
Les entreprises doivent envisager l'obtention de droits de propriété intellectuelle sur les marchés étrangers dès que possible. Dans ceux où l'entreprise est déjà implantée ou compte vraisemblablement s'installer, la protection des droits de propriété intellectuelle doit être établie simultanément aux démarches d'établissement de la protection des droits de propriété intellectuelle aux États-Unis, ou immédiatement après. Le caractère urgent qui réside dans l'obtention d'une protection de propriété intellectuelle à l'étranger s'explique par les lois des différents pays ayant trait aux marques de commerce et aux brevets.
Pour ce qui est des marques de commerce, la plupart des pays dans le monde (excepté les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et quelques autres) utilisent le principe du "premier à déposer". Comme abordé dans le module 3, dans les pays qui se prévalent du principe du "premier à déposer", les droits de marque de commerce sont accordés à la partie qui dépose la première la marque dans le pays, quelle que soit l'entité ou la personne qui ait utilisé la marque la première dans ce pays. Ainsi, une entreprise américaine dont la marque a obtenu une reconnaissance significative risque de ne pas pouvoir utiliser ce nom de marque sur un marché étranger si un tiers l'a déposée avant elle.
De la même façon, les inventeurs doivent se rappeler que la plupart des pays fonctionnent selon le principe du "premier à déposer" pour les brevets, ceux-ci étant délivrés à la première partie qui en fait la demande plutôt qu'à la partie qui, en premier, invente la matière brevetable. En outre, la plupart des pays autres que les États-Unis interdisent à un inventeur d'obtenir un brevet si l'invention est divulguée publiquement avant le dépôt de la demande.
Vous avez terminé la présentation de la protection des droits de propriété intellectuelle sur les marchés étrangers. Le reste de ce module aborde les mesures spécifiques que vous devez prendre pour protéger vos droits de marques de commerce et de brevets à l'étranger.
Recherches parmi les marques de commerce
Comme vous l'avez vu dans le module 4, il convient toujours d'effectuer des recherches avant de sélectionner une nouvelle marque de commerce afin de vérifier si la marque envisagée serait susceptible d'être confondue avec d'autres marques déjà enregistrées ou utilisées sur le marché. Une recherche sur Internet constitue une première démarche adéquate pour donner une idée générale de l'usage dans les différentes régions du monde d'une marque pressentie. Si certains offices de marques de commerce permettent l'accès à leurs bases de données de recherche de marques sur leurs sites Internet, il n'en demeure pas moins que des recherches professionnelles devront être effectuées afin de garantir que l'usage de la marque ne porte pas atteinte aux droits d'un utilisateur ou déposant antérieur.
Si une marque est déjà utilisée aux États- Unis et l'entreprise compte désormais s'implanter sur des marchés étrangers, de nouvelles recherches parmi les marques déposées et utilisées dans les pays où l'entreprise compte s'implanter devront être entreprises.
Dépôt dans les pays se prévalant du principe du "premier à utiliser"
Comme abordé dans les modules 3 et 4, il n'est pas obligatoire d'établir les droits d'une marque de commerce dans les pays utilisant le principe du "premier à utiliser" comme les États-Unis. Néanmoins, comme l'enregistrement des marques de commerce dans ces pays procure des avantages considérables à leurs propriétaires, il est vivement conseillé d'y effectuer les démarches d'enregistrement.
Dans ceux où la protection des marques de commerce s'effectue selon le principe du "premier à déposer", il est nécessaire d'entamer les démarches d'enregistrement de la marque sans tarder.
Le Protocole de Madrid
Le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Protocole de Madrid) est un traité international autorisant le détenteur d'une marque de commerce à la déposer dans n'importe lequel des pays parties en déposant une demande internationale. C'est le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), à
Marque communautaire (MC)
La MC offre la possibilité de protéger une marque de commerce dans tous les pays de l'UE en déposant une seule demande. Vous pouvez faire une demande de MC directement au Bureau de l’Harmonisation du Marché Intérieur à Alicante, Espagne, ou à l'Office des marques de l'un des pays de l'UE.
Notez que comme l'UE est partie au Protocole de Madrid, il est inutile de déposer à la fois une demande de MC et une autre dans le cadre du protocole de Madrid. Toutefois, si vous souhaitez enregistrer la marque uniquement dans l'UE et non dans les autres pays parties au Protocole de Madrid, la demande de MC est vraisemblablement une solution plus efficace et moins coûteuse. Pour de plus amples informations concernant le Protocole de Madrid comparé à la MC, consultez : www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=132&getcontent=1.
Priorité au sens de la Convention de Paris
Conformément à la Convention de Paris (Acte de Stockholm de 1967), si une demande de marque est déposée dans le pays d'origine d'un requérant et la même demande dans d'autres pays signataires dans un délai de 6 mois après la première demande, le requérant peut revendiquer la date de dépôt de la première demande dans le pays d'origine lors de ses demandes ultérieures de dépôt. Cette date de dépôt est la date de priorité aux fins de l'établissement des droits sur les territoires des pays adhérents à la Convention de Paris.
Traduction de marques
Lorsqu'on enregistre des marques de commerce dans un pays étranger, il est conseillé de traduire la marque dans la langue du pays en question. Dans les pays dont les langues n'utilisent pas les caractères romains, tels que des pays en Asie et au Moyen-Orient, il peut être judicieux d'enregistrer : (a) la version anglaise de la marque ; (b) la traduction phonétique (translitération) de la marque (par ex., SONY peut avoir pour translitération en chinois suo ni, qui signifie "‘câble" (suo) et "none" (ni) ; et (c) un équivalent conceptuel de la marque (par ex., la marque SHELL pourrait se traduire bei keen chinois, "coquillage"). Dans certains cas, la meilleure démarche consiste à associer l'équivalent conceptuel et la traduction phonétique. Par exemple, COCA-COLA en chinois est composé de caractères chinois prononcés ke kou ke le, qui produisent un son proche de la prononciation d'origine et signifie "goûteux qui produit le bonheur".
Exemple d'établissement des droits d'une marque de commerce à l'étranger
Vous trouverez ci-après l'exemple des mesures qu'une entreprise hypothétique devrait prendre pour protéger les droits de sa marque à l'étranger.
Nifty Products, Inc. (NPI), une entreprise américaine, a créé une cafetière révolutionnaire qui sera commercialisée sous le nom "WonderPot". Avant son lancement aux États-Unis, NPI dépose une déclaration d'intention d'usage pour enregistrer la marque WONDERPOT auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO).
NPI anticipe que sa cafetière remportera un grand succès et, si elle prévoit de lancer son produit aux États-Unis, elle espère étendre ses ventes à des marchés étrangers d'ici 2 ans. Ainsi, un mois après avoir déposé la demande de marque aux États-Unis , les avocats de NPI effectuent des recherches de marques de commerce pour le nom WONDERPOT dans les pays où NPI prévoie de s'implanter, notamment en Australie, en Corée, au Japon, en Chine et dans chacun des pays de l'UE. Les recherches ne faisant pas ressortir de conflit avec le nom WONDERPOT, NPI demande à ses avocats de faire des demandes de dépôt de la marque WONDERPOT dans tous les pays où elles ont été effectuées. NPI souhaite reporter les dépenses associées aux demandes de dépôt de marque à l'étranger, mais ses avocats lui conseillent de revendiquer une date de priorité antérieure au sens de la Convention de Paris si les demandes à l'étranger sont déposées dans un délai de 6 mois après le dépôt aux États-Unis. NPI demande alors à ses avocats d'entamer les démarches.
Ceux-ci informent alors l'entreprise qu'il suffit de faire une seule demande de dépôt pour garantir l'enregistrement de la marque de commerce dans tous les pays où elle souhaite la protéger. La demande de dépôt peut s'effectuer au sens du Protocole de Madrid parce que tous les pays dans lesquels NPI souhaite protéger sa marque sont parties à cet accord international. Encore mieux, la demande de NPI au sens du Protocole de Madrid peut s'effectuer par l'intermédiaire de l'USPTO.
NPI s'assure que tous ses produits portent tous les mentions de marque appropriées. L'entreprise se trouve désormais en position de force pour protéger les droits de sa marque sur son marché intérieur et à l'étranger.
Quiconque souhaite établir les droits de marques de commerce dans des pays étrangers doit :
- Effectuer des recherches parmi les marques dans ces pays.
- Faire des demandes de dépôt de la marque dans chaque pays où l'on souhaite la protéger. Lorsqu'il fait une demande de dépôt de marque, le requérant doit tenir compte des points suivants :
- Dépôt dans les pays se prévalant du principe du "premier à "utiliser"
- Tirer parti des systèmes internationaux de dépôt, tels que le Protocole de Madrid et la marque communautaire (MC)
- Revendiquer la priorité selon la Convention de Paris
- Déposer des traductions phonétiques et conceptuelles des marques
Cliquez ici pour voir un exemple des démarches que peut faire une entreprise américaine pour déposer une marque de commerce à l'étranger.
Usage continu de la marque
Comme aux États-Unis, il est nécessaire de maintenir en vigueur les marques de commerce par leur usage effectif. La plupart des pays ont pris des dispositions d'annulation de l 'enregistrement d'une marque de commerce dans le cas de sa non-utilisation pendant un certain temps, habituellement de 3 ou 5 ans. Si la marque n'est pas utilisée pendant le délai prescrit, un tribunal peut en décider l'abandon, ce qui permet ainsi à des tiers d'en faire usage.
Utilisation cohérente et correcte de la marque
Comme expliqué dans le module 4, il est courant aux États-Unis d'utiliser les symboles TM (marque de commerce) et SM (marque de service) en rapport avec des marques qui ne sont pas enregistrées, et le symbole ® pour les marques enregistrées. Si les symboles de marques de commerce sont couramment utilisés aux
Application des droits
Comme évoqué dans le module 4, le propriétaire d'une marque de commerce doit prendre des mesures à l'encontre des tiers qui, sans son autorisation , utilisent une marque qui peut être confondue avec la sienne. Si les contrevenants ne sont pas réprimés, l'image et la force de la marque peuvent progressivement s'affaiblir’et, au fil du temps, </font>elle peut être abandonnée.
Dépôts nécessaires pour maintenir les enregistrements en vigueur
Comme pour les enregistrements de marques aux États-Unis, il est nécessaire de déposer les marques et de s'acquitter régulièrement de taxes pour les maintenir en vigueur à l'étranger. Les règles étant différentes dans chaque pays, les propriétaires de marques de commerce devront engager des avocats sur place pour les aider à effectuer les démarches de maintien en vigueur des enregistrements à l'étranger.
Accords de licence adéquats et surveillance
Comme expliqué dans le module 4, il convient de prévoir des contrats de licence de marques par écrit et il faut que les propriétaires de marques de commerce exercent une surveillance de la qualité de tous les produits et services offerts au consommateur par les licenciés.
Les droits de marques étant établis dans des pays étrangers, il convient de prendre des mesures pour en assurer le maintien en vigueur. Comme aux États-Unis, l'absence de mesures adéquates pour assurer le maintien en vigueur d'une marque de commerce dans un pays étranger peut déboucher sur l'abandon de la marque. Ainsi, les conditions à remplir pour assurer le maintien en vigueur des droits de marques à l'étranger sont :
Vous avez terminé l'étude de la protection des marques de commerce sur les marchés étrangers.
- Si vous souhaitez vous informer davantage sur les moyens de faire respecter vos droits en matière de marques de commerce à l'encontre des contrevenants, sélectionnez le module 6 dans le menu situé dans la partie supérieure gauche de cet écran.
- Si vous souhaitez vous informer sur la protection des brevets à l'étranger, poursuivez l'étude de ce module.
Quiconque souhaite obtenir des droits de brevet dans d'autres pays doit :
- Effectuer des recherches de brevets dans ces pays afin de déterminer si l'invention est brevetable et si elle est déjà couverte par un autre brevet dans lesdits pays.
- Faire des demandes de dépôt de brevet dans chaque pays où l'on souhaite le protéger. Les procédures de demandes de brevets varient d'un pays à l'autre mais comme aux États-Unis, elles doivent généralement comprendre :
- Une description de l'invention, habituellement accompagnée de dessins, de plans ou de diagrammes
- Les revendications spécifiques qui indiquent la portée de la protection recherchée pour le brevet
Pays "Premier à inventer" par opposition à "premier à déposer"
Comme évoqué dans le module 4, les États-Unis appliquent le principe du "premier à inventer", le brevet étant délivré à la ou aux personnes qui s'avèrent être le(s) première(s) inventeur(s) de la matière en question. Ce système se distingue de ceux de presque tous les autres pays, qui ont mis en place un principe du "premier à déposer", le brevet étant délivré à la partie qui dépose la première la demande de brevet quel qu'en soit l'inventeur. Dans les pays appliquant le principe du "premier à déposer", il convient de déposer les demandes de brevets au plus vite pour ne pas risquer de perdre les droits de brevets au profit de tiers qui le feraient antérieurement.
Règles de divulgation publique
La Convention de Paris
La Convention de Paris aide les inventeurs issus de pays signataires, qui cherchent à établir leurs droits dans d'autres pays, en leur accordant le droit de revendiquer une date de dépôt antérieure lors des demandes de brevets ultérieures. Plus particulièrement, si un inventeur dépose une demande de brevet dans d'autres pays signataires dans un délai d'un an après avoir déposé sa première demande (habituellement dans son pays d'origine), les demandes ultérieures comporteront la date de dépôt de la première demande.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
Le PCT offre la possibilité de déposer une demande unique de brevet international, qui a le même effet que des demandes individuelles dans chacun de ses pays adhérents. Il prévoit une procédure d'examen en deux étapes :
- L'office des brevets qui reçoit une demande effectue tout d'abord un examen préalable de ladite demande.
- Puis les offices nationaux des brevets des États adhérents au PCT examinent la demande, en tenant compte des conclusions de l'examen préalable.
Notez qu'après le dépôt de la demande initiale, elle fera l'objet d'un examen séparé par chaque pays adhérent au PCT et que ceci suppose l'acquittement de taxes pour chacun des pays.
Le PCT compte plus de 135 pays adhérents, parmi lesquels les États -Unis et la plupart des pays développés du monde. Vous trouverez une liste des adhérents actuels au PCT sur : http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexa/ax_a.pdf.
Les inventeurs américains doivent déposer leur demande au sens du PCT auprès d'une division spéciale de l'USPTO, l'Office récepteur des États-Unis. Pour toute information et assistance concernant les démarches de demande au sens du PCT, allez sur : http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/pctlegaladminmain.html.
La protection des droits de brevets à l'étranger - un exemple
Vous trouverez ci-après l'exemple des leçons qu'une entreprise hypothétique a tirées concernant la protection de brevets à l'étranger.
La Biotech Corporation (Biotech) est une petite compagnie pharmaceutique dont le siège est en Californie. En juillet 2001, elle a terminé des travaux relatifs à un nouveau médicament prometteur pour soigner les victimes de crises cardiaques. En janvier 2002, elle dépose une demande de brevet américain pour la composition du produit pharmaceutique, qui lui a été délivré en mars 2003.
En décembre 2003, elle dépose une demande de brevet pour le produit pharmaceutique au Japon. En mars 2004, l'Office des brevets japonais émet un avis de rejet à Biotech en raison d'une absence de nouveauté, citant une demande antérieure de brevet en instance déposée en février 2003 par Advanced Medical Ltd. (AML), une compagnie pharmaceutique britannique. AML avait développé simultanément un médicament presque identique à celui de Biotech, et achevé ses travaux en décembre 2002.
Révoltée que sa demande de brevet ait été rejetée au Japon, Biotech informe toutes les parties concernées qu'elle avait inventé le médicament avant AML. De plus, la compagnie pharmaceutique avance qu'elle a déposé sa demande de brevet au Japon dans un délai largement inférieur à celui d'un an à compter de la date de délivrance du brevet américain et que sa demande de brevet japonais aurait par conséquent dû se voir accorder un statut prioritaire.
Malheureusement, Biotech se trouve dans une position de faiblesse pour s'opposer au brevet japonais d'AML parce qu'elle n'avait pas pris les mesures adéquates pour protéger ses droits. Le fait qu'elle ait inventé le médicament en premier n'est pas pertinent en ce qui concerne la priorité au Japon car il est régi par le principe du "premier à déposer" et non du "premier à inventer". Biotech aurait pu s'assurer une date de dépôt antérieure conformément à la Convention de Paris, mais il semble qu'elle ait mécompris la nécessité de le faire.
En vertu de la Convention de Paris, si un inventeur dépose une demande de brevet étranger dans un délai d'un an après avoir déposé sa première demande (habituellement dans son pays d'origine), la deuxième demande comportera la date de dépôt de la première. Dans ce cas précis, Biotech a déposé sa demande de brevet japonais dans un délai inférieur à un an après la délivrance du brevet américain, et non un an après le dépôt de la demande de brevet américain. Ainsi, il était trop tard pour invoquer la priorité au sens de la Convention de Paris.
Notons également que Biotech aurait dû envisager de déposer une demande au sens du PCT plutôt que de chercher à protéger le brevet au Japon uniquement. Si elle l'avait fait, elle se serait assuré la priorité dans de nombreux pays étrangers par l'intermédiaire d'un seul dépôt.
Lorsqu'il dépose une demande de brevet dans des pays étrangers, le requérant doit tenir compte des points suivants :
- Pays "Premier à inventer" par opposition à "premier à déposer"
- Règles concernant la divulgation publique dans les pays étrangers (risque de perdre les droits du brevet)
- Accords internationaux qui contribuent à protéger les brevets au plan international, parmi lesquels :
Cliquez ici pour voir un exemple des mesures qu'une entreprise américaine doit prendre pour protéger ses droits de brevet à l'étranger.
Pour de plus amples informations concernant l'établissement de droits de brevets à l'étranger, y compris les estimations des coûts associés à ces démarches, vous pouvez consulter le rapport du Bureau de vérification des comptes du gouvernement aux États-Unis (General Accountability Office, GAO) intitulé "Experts’ Advice for Small Businesses Seeking Foreign Patents" (Conseils des experts aux petites entreprises qui souhaitent déposer des brevets à l'étranger) qui est posté surwww.stopfakes.gov.
Taxes de renouvellement ou de maintien en vigueur
Habituellement, pour maintenir en vigueur les droits de brevet pendant toute la durée de protection, il convient de s'acquitter régulièrement de taxes dans chaque pays où un brevet a été délivré. Faute de le faire, la déchéance du brevet sera prononcée et l'invention tombera dans le domaine public. Ce sont les taxes "de renouvellement" ou "de maintien en vigueur". Dans les pays où les taxes de maintien en vigueur sont acquittées annuellement, on les désigne parfois sous le nom d'annuités.
Chaque pays compte ses propres règles concernant la périodicité des taxes de maintien en vigueur requises. Si possible, il est conseillé de prendre un avocat pour assurer le paiement à échéance des taxes de maintien en vigueur des brevets. Il existe également des entreprises spécialisées dans la gestion du maintien en vigueur des brevets dans le monde entier.
Notez que, contrairement aux marques de commerce, il n'est pas possible de renouveler les brevets au-delà de la durée de protection fixée (normalement 20 ans). Bien que des pays appellent les taxes requises des taxes "de renouvellement", elles ont pour objet de maintenir le brevet en vigueur durant la période complète de protection et non de la prolonger au-delà du délai.
Vous vous acquittez de ces taxes pour empêcher l'expiration des droits sur votre brevet avant le délai maximum de 20 ans. La date d'échéance de la taxe de maintien en vigueur dépend de la date de dépôt de votre brevet. Le premier paiement est dû au plus tard à la 2ème date anniversaire du dépôt de votre demande et à chaque date anniversaire suivante jusqu'à la 19ème année.
Exigences "d'exploitation" des brevets
Le concept "d'exploitation" d'une invention brevetée vise à assurer que le public du pays l'ayant délivré en bénéficie. Par exemple, si un pays X a délivré un brevet pour des gadgets mais son propriétaire n'en fabrique pas dans le pays en question, il n'aura pas "exploité" le brevet. Dans cette éventualité, le pays X est autorisé à accorder une licence à quiconque accepterait d'y fabriquer des gadgets moyennant une indemnisation raisonnable à son propriétaire en échange de la licence.
Un accord international concernant les brevets stipule que "des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au . . au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale." Selon les États-Unis, cette disposition interdit à d'autres pays (signataires de l'accord) d'exiger au propriétaire d'un brevet de fabriquer une invention brevetée dans ledit pays. Plutôt, il convient d'autoriser l'importation dans un pays de l'invention brevetée pour satisfaire les exigences d'exploitation.
Toutefois, certains pays maintiennent qu'ils ont le droit d'exiger qu'une invention brevetée soit fabriquée chez eux. Si la fabrication n'a pas lieu dans un délai prescrit, le brevet peut être déclaré nul ou soumis à la concession d'une "licence obligatoire" à toute personne faisant une demande de licence (c. à d., le gouvernement de ce pays accorde à un tiers le droit de fabriquer l'invention brevetée sans le consentement du détenteur du brevet).
Protection des brevets
Les droits exclusifs délivrés au titulaire d'un brevet ne riment à rien si des mesures ne sont pas prises pour le protéger contre la contrefaçon. Plus une invention rencontre de succès sur le marché, plus il est probable que ses droits afférents seront violés.
Malheureusement, il est très coûteux de protéger les droits de brevets ; c'est pourquoi, leur protection efficace peut s'avérer une affaire difficile pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les inventeurs isolés. Pour de plus amples informations sur les mesures que peut prendre le titulaire d'un brevet pour le protéger, consultez le module 6.
Les droits de brevet étant établis dans des pays étrangers, il convient de prendre les mesures qui suivent pour en assurer le maintien en vigueur. Faute de le faire, les droits de brevet risquent d'être compromis ou abandonnés.
Vous avez terminé l'étude de la protection des brevets sur les marchés étrangers.
- Si vous souhaitez en savoir plus sur les moyens de faire respecter vos droits de brevets contre la contrefaçon, sélectionnez le module 6 dans le menu situé dans la partie supérieure gauche de cet écran.
- Si vous souhaitez vous informer sur les mesures supplémentaires que vous pouvez prendre pour protéger vos droits de propriété intellectuelle sur les marchés étrangers, poursuivez l'étude de ce module.
Faire preuve de diligence raisonnable en choisissant ses partenaires commerciaux étrangers
Avant d'entamer des relations commerciales avec des entreprises étrangères, voire avant même d'entamer des discussions ou de mettre en place des accords commerciaux potentiels, il est essentiel de faire preuve de diligence raisonnable vis-à-vis de son futur partenaire commercial : vérifier qu'il n'a pas d'antécédents criminels, de vol de propriété intellectuelle, ou qu'il n'a pas eu de comportement de nature à représenter une menace pour votre entreprise.
Le Service commercial des États-Unis assiste les entreprises américaines à évaluer des partenaires étrangers potentiels. Pour contacter les bureaux du Service commercial dans le monde, allez sur : http://www.buyusa.gov/home/worldwide_us.html.
Inclusion de dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle dans les contrats de licence
Une part significative de la valeur économique de la propriété intellectuelle provient de la concession de licences. Un contrat bien rédigé constitue un composant essentiel de tout contrat de licence. Un contrat mal formulé peut déboucher sur la déchéance ou la compromission par inadvertance des droits de propriété intellectuelle.
S'il est inutile dans la plupart des pays que les contrats soient longs, voire excessivement formels, ils doivent toutefois être clairs et inclure la terminologie adéquate concernant le droit de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, chaque pays est susceptible de compter ses propres exigences et procédures, c'est pourquoi un contrat type ne conviendra pas nécessairement à toutes les situations. Il est important d'obtenir des conseils juridiques auprès d'un expert dans ce domaine.
Engager un prestataire de services pour surveiller le marché
Sur certains marchés, il est possible d'engager un prestataire de services pour surveiller le marché afin de réunir des informations au sujet des activités de contrefaçon qui s'y produisent. Comme pour tout partenaire commercial, choisissez ce prestataire avec prudence. Par exemple :
- Entretenez-vous avec lui pour lui poser les questions essentielles concernant son expérience et ses aptitudes à remplir vos objectifs. Interrogez-le sur son expérience en matière d'enquêtes discrètes et de surveillance, sur son matériel de pointe et son expérience en matière de collecte de pièces à conviction.
- Recherchez des références de clients antérieurs et méfiez-vous des entreprises qui vous garantissent des résultats à 100 %.
- Présentez les objectifs de votre entreprise par rapport à l'identification de contrefacteurs possibles.
- Expliquez-lui quelles sont vos méthodes de production, canaux de distribution et tarification.
- Gérez son travail comme s'il s'agissait d'un service interne de votre entreprise. Vérifiez son travail en lui demandant de vous fournir des documents originaux, photos et vidéos. Obtenez confirmation dès que possible des résultats auprès des autorités de police.
Hormis les mesures de protection des droits de propriété intellectuelle à l'étranger déjà abordées dans cette leçon, les entrepreneurs peuvent prendre trois autres mesures pour assurer la protection de la valeur de leur propriété intellectuelle. Ce sont les suivantes :
Vous avez terminé l'étude des mesures supplémentaires que vous pouvez prendre pour protéger vos droits de propriété intellectuelle sur les marchés étrangers. Si vous souhaitez vous informer sur la protection de vos droits de propriété intellectuelle contre la contrefaçon, sélectionnez le module 6 dans le menu situé dans la partie supérieure gauche de cet écran.