Módulo 6: Hacer respetar sus derechos de propiedad intelectual
Lección 1: Cómo hacer respetar sus derechos de propiedad intelectual
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Because intellectual property rights (IPRs) are private rights, it is the responsibility of the right holder to protect them. However, governmental authorities also play a role in ensuring that the infringing activity is stopped and that piracy and counterfeiting on a commercial scale are effectively deterred.
A fin de evitar las contravenciones que podrían ser perjudiciales para el buen nombre de su empresa y menoscabar el valor de sus derechos de propiedad intelectual, debe vigilar activamente el mercado en cuanto a usos no autorizados de sus marcas de fábrica, derechos de autor o patentes. Algunos ejemplos de actividades de vigilancia son:
- Aplicación de su propio programa o contratación de un servicio de vigilancia del mercado en cuanto a infracciones a través de técnicas como la realización de compras mayoristas, minoristas y por Internet; vigilancia técnica y física; operaciones encubiertas y análisis de mercado.
- Contratación de un servicio de vigilancia de marcas de fábrica para observar las publicaciones oficiales que muestran solicitudes o registros de marcas de fábrica en varios países del mundo.
Ante información sobre alguna infracción de sus derechos de propiedad intelectual, consulte con su abogado si debe comunicar sus derechos al infractor y, si es necesario, defender sus derechos por medio de una acción legal. En el resto de este módulo se brinda información sobre los recursos y los procedimientos jurídicos para responder a violaciones de los derechos de propiedad intelectual.
Conforme aprendió en el módulo 4, la CBP ha establecido procedimientos de observancia fronteriza con el propósito de evitar el ingreso de bienes infractores al comercio nacional. La inscripción en la CBP de marcas de fábrica y derechos de autor registrados a nivel federal es sencilla y puede hacerse independientemente de cualquier sospecha que tenga usted con respecto al ingreso de mercancías infractoras a los Estados Unidos. La inscripción puede hacerse en Internet mediante el ingreso a la página para inscripción de DPI en el sitio web de la CBP en https://apps.cbp.gov/e-recordations.
En el momento de la inscripción o posteriormente, también puede alertar a la CBP si sospecha que ha ingresado o podría ingresar pronto a los Estados Unidos un cargamento de mercancías infractoras. En este caso, debe enviar un correo electrónico con la alegación. El mensaje:
- Suministrará tanta información como sea posible sobre el supuesto infractor y los bienes sospechosos, es decir:
- Posibles puertos de entrada
- El nombre y la información de contacto del supuesto importador, fabricante o consignatario.
- La fecha de llegada de las mercancías.
- La embarcación en la que llegaron (o pueden llegar) las mercancías.
- Imágenes digitales de las mercancías protegidas y las mercancías sospechosas.
- Se enviará a hqiprbranch@dhs.gov.
Los procedimientos esbozados en el módulo 4 para la inscripción en la CBP de marcas de fábrica y derechos de autor registrados a nivel federal son similares a los procedimientos vigentes en otros países para la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la frontera. Debe considerar seriamente el registro de sus derechos de propiedad intelectual ante oficiales aduaneros en países en los que usted opera. Del mismo modo, a diferencia de los Estados Unidos, algunos países aceptan la inscripción de patentes. Muchos países tienen información en Internet sobre procedimientos adecuados para registrar la propiedad intelectual ante los oficiales aduaneros. Consulte la información de contacto para las autoridades aduaneras en el extranjero en: http://www.wcoipr.org/wcoipr/Menu_CustomContacts.htm.
Agente designado del ISP
Consulte una lista de agentes designados del ISP en http://www.copyright.gov/onlinesp/list/index.html.
Requisitos de información y declaraciones
La notificación a un ISP debe incluir:
- El nombre, la dirección y la firma electrónica de la parte querellante.
- La identificación de los materiales infractores y su ubicación en la Internet o, si el proveedor de servicios es una herramienta para la localización de información como un motor de búsqueda, la referencia o el enlace a los materiales infractores.
- La determinación de las obras sujetas a derecho de autor que se han contravenido.
- La declaración de buena fe del titular del derecho a efectos de que el material sujeto al derecho de autor no se está usando legalmente.
- La declaración de que la notificación es precisa y, bajo pena de falso testimonio, que la parte querellante está autorizada a actuar en nombre del titular.
Notificación reconvencional
Una notificación reconvencional correcta debe incluir la siguiente información:
- El nombre, la dirección, el número de teléfono y la firma física o electrónica del abonado.
- La identificación del material eliminado y su ubicación antes de la eliminación.
- Una declaración bajo pena de falso testimonio de que el material se eliminó por error o identificación incorrecta.
- La declaración por parte del abonado de que acepta la jurisdicción del tribunal federal de la localidad o, si se encuentra en el extranjero, de cualquier distrito judicial en el que pueda encontrarse el ISP.
Otro mecanismo fácil y relativamente económico para observancia de la propiedad intelectual, conocido como "notificación y retirada", responde a la infracción del material sujeto a derechos de autor en Internet. Por medio de este mecanismo de observancia se permite al titular de un derecho de autor retirar el material infractor de un sitio web estadounidense rápida y fácilmente. El procedimiento funciona de la siguiente manera:
- Primer paso: Si usted encuentra material en un sitio web de un tercero en violación de su derecho de autor, puede enviar una carta al proveedor de servicios de Internet (ISP) que está a cargo del sitio (por ejemplo, AOL, Comcast). Debe enviar la carta al agente designado del ISP e incluir cierta información y declaraciones necesarias en virtud de la ley. Haga clic aquí para ver otro ejemplo de una carta de notificación del ISP.
- Segundo paso: Si la carta contiene toda la información y las declaraciones necesarias, el ISP debe "retirar" (quitar o desactivar) el contenido en Internet en cuestión y notificar a la parte que publicó el contenido en la web.
- Tercer paso: Si la parte que publica el contenido considera que se le retiró injustamente, ésta puede presentar una notificación reconvencional al ISP ("la reinstauración").
-
Cuarto paso: Si el ISP recibe una notificación reconvencional adecuada deberá:
- Notificarle que el material debe restablecerse en 10 días hábiles.
- Restablecer el contenido entre 10 y 14 días hábiles de la fecha de recepción de la notificación reconvencional, a menos que usted notifique primero al ISP que ha entablado una demanda contra la parte que publicó el contenido en la web.
Obsérvese que toda parte que haga erróneamente una reivindicación de material infractor podría ser responsable ante el ISP por daños y perjuicios que resulten del retiro improcedente del material. Del mismo modo, obsérvese que estos procedimientos se aplican a controversias en los Estados Unidos; los procedimientos para la solución de infracciones en Internet por parte de personas o entidades extranjeras tal vez sean diferentes y muchos países no tienen procedimientos comparables de notificación y retirada.
Controversias en torno al nombre de dominio de titulares legítimos de marcas de fábrica
Las empresas y las personas con el derecho legal a usar la misma marca de fábrica para diferentes productos y servicios con frecuencia desean usar el mismo nombre de dominio. Por ejemplo, tal vez todos los titulares respectivos de la marca de fábrica ROYAL para ventanas, pepinillos en vinagre y servicios financieros querían registrar el dominio www.royal.com.
Ocupantes cibernéticos ilegales
Los ocupantes cibernéticos ilegales explotan el hecho de que el sistema de registro de nombres de dominio funciona según el orden de llegada y registran dominios que incorporan marcas de fábrica con las cuales no guardan conexión legítima.
UDRP
La UDRP se aplica solamente a controversias en torno a nombres de dominio registrados en los dominios genéricos de primer nivel (gTLD) (por ejemplo, .com, .org, .info, .biz). Fue diseñada para ser eficiente y rentable y se ha utilizado en la solución de centenares de controversias en torno a nombres de dominio.
Las controversias en torno a los nombres de dominio también surgen en dominios de primer nivel con código de país (ccTLD). Estas diferencias se manejan de acuerdo con políticas y prácticas de los ccTLD específicos. Algunos ccTLD han incorporado la UDRP o una UDRP modificada, mientras que otros han instituido otros métodos de solución de controversias. Otros no cuentan con ningún sistema vigente para la solución de controversias administrativas; en esos ccTLD, las controversias se manejarán por conducto de los tribunales.
El desarrollo incontenible de la Internet a mediados de la década de los noventa y la carrera para adquirir nombres de dominio crearon algunos problemas espinosos entre los titulares legítimos de las marcas de fábrica en todo el mundo. Rápidamente surgieron controversias entre los titulares legítimos de las marcas de fábrica y entre los titulares legítimos de las marcas de fábrica y los ocupantes cibernéticos ilegales.
A fin de facilitar la solución de las controversias en torno a los nombres de dominio en todo el mundo, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) aprobó un procedimiento para la solución de controversias llamado Política uniforme para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP). La ICANN ha autorizado a algunas organizaciones para oír y resolver controversias en virtud de esa Política. Consulte información sobre la Política y los proveedores de servicios aprobados para la solución de controversias en el sitio web de la ICANN: www.icann.org/udrp.
Si los mecanismos de observancia fronteriza y en Internet no son suficientes ni apropiados para abordar su situación de infracción de la propiedad intelectual, necesitará contratar los servicios de un abogado quien lo ayudará a tomar otras medidas para hacer frente al problema. Con frecuencia, el primer paso será la preparación y entrega de una carta de cesar y abstenerse. Por medio de este tipo de carta simplemente se notifica al supuesto infractor de sus derechos y se le solicita que interrumpa la actividad que se cree que está contraviniendo.
El envío de una carta de cesar y abstenerse tiene muchos beneficios como un paso preliminar en la solución de la infracción. Las cartas de cesar y abstenerse:
- Con frecuencia facilitan un arreglo extrajudicial.
- Muchos infractores de la propiedad intelectual no están conscientes de sus violaciones y están deseosos de interrumpir la conducta una vez que el titular de la propiedad intelectual les notifica el problema.
- El diálogo con el supuesto infractor puede ayudar a establecer hechos sobre la infracción que resuelvan el asunto con la realización solamente de cambios menores por parte del supuesto infractor.
- Algunas veces permiten a los titulares de la propiedad intelectual identificar la mejor fuente de mercancía infractora y evitar el litigio con las partes cuya función es meramente tangencial.
- Podrían colocarlo en condiciones de recuperar más daños y perjuicios en un posible litigio posterior porque, al notificar al supuesto infractor sobre sus derechos, la continuación de la infracción puede caracterizarse como "dolo".
Métodos alternativos de solución de controversias
Por muchas razones el litigio podría no ser el mejor método para resolver la problemática de los infractores. El litigio de propiedad intelectual es complejo y suelen pasar años antes de lograr un fallo. En ese período, la propiedad intelectual en cuestión puede tornarse obsoleta. En casos con infractores extranjeros, las cuestiones jurisdiccionales son sumamente difíciles de manejar. Por último, el litigio de propiedad intelectual es muy costoso. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la mediana del costo total del litigio en el ámbito de las patentes por medio de un juicio es de $1 millón.
Una posibilidad distinta del litigio es un "método alternativo de solución de controversias", término que define los métodos de solución de controversias que no pasan por el sistema judicial tradicional. La mediación es un método alternativo que es mucho menos costoso que el litigio. La mediación es un proceso de solución de controversias privado voluntario, no vinculante, en el cual una persona imparcial (el mediador) ayuda a las partes a intentar llegar a una solución negociada. Podría describirse como una forma de reunión asistida para la solución de controversias con la presencia de la partes y la representación de un abogado.
Otra forma es el arbitraje, que es vinculante e inapelable, al igual que el litigio. Si bien el arbitraje es más formal que la mediación, todavía en muchos casos es menos costoso y más rápido que el litigio.
El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ofrece servicios alternativos de solución de controversias para las disputas comerciales internacionales entre partes particulares. Consulte más información sobre el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en http://www.wipo.int/amc/es/index.html.
Además, la Asociación Internacional de Marcas de Fábrica ofrece métodos alternativos de solución de controversias en casos de infracción de marcas de fábrica. Si desea más información, consulte http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=219&getcontent=4.
Algunos colegios de abogados, organizaciones de artistas y asociaciones específicas del sector locales también ofrecen estos servicios.
Asociaciones comerciales
Las asociaciones del sector representantes de los sectores de derechos de la propiedad intelectual (derecho de autor, marca de fábrica y patente) desempeñan una función muy activa en los Estados Unidos y en muchos mercados exteriores. Los representantes de estas asociaciones pueden ser excelentes fuentes de perspectivas e inteligencia "del terreno". Estas asociaciones, así como otras asociaciones del sector, pueden ayudar a ejercer presión en los gobiernos extranjeros para que tomen medidas coercitivas contra los infractores en los países.
En el Centro de Información encontrará una lista de algunas de las asociaciones del sector.
Acuerdos de licencia
En algunas circunstancias, la exigencia del cese total de la actividad infractora y la compensación por todos los actos infractores anteriores podría no ser la mejor manera de abordar el problema con un infractor. Una solución comercial mutuamente aceptable, como el ofrecimiento de una licencia para el infractor en condiciones comercialmente razonables, puede presentar una solución más rápida y menos costosa del problema.
Según las circunstancias, la concesión de una licencia puede permitir a una empresa explotar otros mercados al permitir al concesionario aplicar la tecnología existente a un mercado diferente. La concesión de licencias a empresas para producción y distribución a distintas poblaciones puede permitir a una empresa recibir mayores beneficios de su tecnología y, al mismo tiempo, protegerse contra los gastos generales necesarios para participar en mercados extranjeros.
Si bien una licencia tal vez no tenga sentido en todas las circunstancias, es una opción que debe considerarse en el momento de determinar la manera de enfrentarse a un infractor de la propiedad intelectual.
Si con una carta de cesar y abstenerse no logra el resultado previsto, tal vez deba recurrir al litigio para solucionar la actividad infractora. No obstante, el titular de la propiedad intelectual debería considerar otros pasos antes de recurrir a un litigio largo y costoso. Entre ellos:
Casos civiles
En un proceso civil hay dos partes privadas, una de las cuales (la demandante) demanda a la otra (la demandada) que le ha ocasionado daños o pérdidas. Un fallo en un caso civil no incluye la imposición de una condena penal. Si la parte demandante gana, puede recibir una indemnización por daños y perjuicios y la emisión de una orden para el cese de las actividades infractoras de la parte demandada.
Una orden judicial preliminar es un mandamiento en el que se requiere que una parte demandada haga algo o no lo haga durante el período en el que un caso civil está pendiente. En los Estados Unidos, una parte demandante que procure obtener una orden judicial preliminar debe demostrar que sufrirá un daño irreparable y que seguramente ganará la demanda. En un caso de violación de los derechos de propiedad intelectual, la orden judicial preliminar por lo general prohibirá al supuesto infractor fabricar o vender el producto o servicio en cuestión mientras el caso está pendiente. Muchos casos de marca de fábrica se resuelven con una orden judicial, es decir, una orden para interrumpir la venta de las mercancías infractores y destruirlas. La mayoría de los casos judiciales en los Estados Unidos se solucionan o, de otra manera, se resuelven sin llegar a un juicio.
Tribunales administrativos
Los tribunales administrativos son entes decisores que operan dentro de organismos gubernamentales específicos o en relación directa con ellos. No son parte del sistema judicial de un país, si bien su función es cuasi judicial porque afecta directamente los derechos jurídicos de una persona o empresa. Tanto los casos civiles como de tribunales administrativos se consideran procedimientos civiles porque no implican la imposición de sanciones penales.
Los países en todo el mundo utilizan una infinidad de tribunales administrativos para solucionar temas del ámbito de los derechos de propiedad intelectual. Un ejemplo de un tribunal administrativo en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos es la Junta de Procesamiento y Apelaciones de Marcas (TTAB, por sus siglas en inglés). La TTAB es parte de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), y entiende en causas de registro de marcas de fábrica, como disputas entre titulares de marcas de fábrica en pugna en relación con solicitudes y registros de marcas de fábrica.
Medidas provisionales
Las medidas provisionales son recursos legales para el cese inmediato de una actividad infractora mientras está pendiente el caso, por ejemplo:
-
Órdenes judiciales preliminares, que son mandamientos en los que se requiere que una parte demandada haga algo o no lo haga durante el período en el que un caso está pendiente. En un caso de derechos de propiedad intelectual, la orden judicial preliminar por lo general prohibirá al supuesto infractor fabricar o vender el producto o servicio en cuestión mientras el caso está pendiente.
-
Las órdenes de embargo, que son
órdenes judiciales en las que se exige el decomiso y la confiscación de las mercancías infractoras en cuestión al inicio de un caso. L
as órdenes de embargo también se pueden aplicar a los registros comerciales del infractor.
En algunos casos en que otros métodos de observancia no han logrado interrumpir la actividad infractora, puede ser necesario recurrir al litigio para resolver el problema. En tales casos, necesitará la asistencia de un abogado con experiencia en propiedad intelectual. Las leyes y los procedimientos del litigio en el ámbito de la propiedad intelectual son complejos y se torna sumamente difícil hacer cumplir eficazmente sus derechos legales sin la asistencia de un abogado especializado en este ámbito del derecho.
El litigio para solucionar la violación en materia de la propiedad intelectual se realiza ante tribunales civiles o tribunales administrativos. La decisión sobre el mejor foro para usted se tomará en consulta con su abogado. La conclusión de ambos tipos de procesos suele llevar una cantidad apreciable de tiempo y, mientras estos casos están pendientes, las mercancías infractoras pueden seguir ingresando al mercado o destruirse. En respuesta a esto, los titulares de la propiedad intelectual pueden buscar medidas provisionales para impedir inmediatamente el ingreso de los productos infractores al flujo comercial. Una vez más, consulte con su abogado la posibilidad de recurrir a tales medidas en su caso.
Si usted conoce la identidad de una persona o entidad extranjera que envía productos infractores a los Estados Unidos y si cumple con los requisitos jurídicos y jurisdiccionales necesarios, puede presentar una reclamación contra el infractor extranjero o su importador o distribuidor estadounidense en un tribunal federal de los Estados Unidos. Si el fallo del litigio es favorable, usted puede recuperar los daños monetarios y obtener una orden judicial contra actividad infractora adicional.
No obstante, tenga en cuenta que los casos civiles contra demandados extranjeros en un tribunal estadounidense pueden ser difíciles, costosos y largos. Consulte con su abogado sobre la pertinencia o no de esta opción.
Procesos más fáciles y rápidos
Las tres razones principales por las que una investigación en virtud de la Sección 337 es tradicionalmente más rápida que un juicio por violación de un derecho en el sistema federal son:
- Las investigaciones en virtud de la Sección 337 son procedimientos acelerados, lo cual significa que se han establecido para ser más rápidas y agilizadas que los procedimientos en tribunales.
- La notificación de actos procesales es más rápida y menos costosa en la ITC.
- En la ITC son menos comunes las controversias jurisdiccionales porque ésta puede tomar una medida contra las mercancías infractoras y no necesita obtener jurisdicción sobre el infractor extranjero.
En los últimos años, un número creciente de titulares de propiedad intelectual han buscado la reparación judicial a raíz de importaciones infractoras mediante el inicio de investigaciones ante la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC) en virtud de la sección 337 of de la Ley arancelaria de 1930. Una investigación en virtud de la sección 337 es comparable a la demanda por infracción que podría presentar un titular de propiedad intelectual en un tribunal federal, pero muchos titulares de propiedad intelectual prefieren el proceso ante la ITC porque:
- Es más fácil y rápido.
- Si gana, el titular de la propiedad intelectual puede obtener (1) una orden de exclusión que evita la importación de los productos infractores a los Estados Unidos y 2) una "orden de cesar y abstenerse" por la que se prohíbe la venta y la distribución del producto infractor dentro de los Estados Unidos.
- Una orden de exclusión de la ITC para un derecho de patente puede permitir al titular de la patente obtener la observancia aduanera de los derechos de patente que no están disponibles simplemente mediante el registro de una patente en la CBP. (Si bien la CBP no posee la autoridad legal para determinar la violación de la patente por sí sola, puede hacer cumplir órdenes de exclusión emitidas por la ITC.)
A pesar de que un proceso en virtud de la sección 337 tradicionalmente es más rápido que un caso civil, no deja de ser costoso dado que requiere mucho tiempo y dedicación de un abogado para llegar a la resolución final. Del mismo modo, obsérvese que un titular de propiedad intelectual debe haber registrado la patente, la marca de fábrica o el derecho de autor para iniciar un proceso en virtud de la Sección 337. Consulte información adicional sobre las investigaciones en virtud de la Sección 337 en http://www.usitc.gov/trade_remedy/int_prop/index.htm.
Dado que las ganancias devengadas de la venta de mercancías falsificadas y pirata son tan grandes, los daños monetarios, las multas administrativas y el embargo y la destrucción de mercancías infractoras no siempre son eficaces para impedir esta actividad. De manera similar, los procedimientos penales son necesarios a veces, en particular en casos de falsificación de marcas de fábrica y piratería de derechos de autor de carácter doloso y a escala comercial.
Las sanciones penales comprenden:
- Encarcelamiento o sanciones monetarias
- Embargo y destrucción de mercancías y equipos infractores utilizados en la fabricación.
Si tiene conocimiento sobre robo de propiedad intelectual, comuníquese con el Centro Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual en http://www.ice.gov/pi/cornerstone/ipr/index.htm.
Acaba de finalizar el curso "Interpretación de los derechos de propiedad intelectual". Haga clic en el botón del Centro de Información, en la base de la pantalla, para obtener una lista de recursos que suministrarán información y asistencia con respecto a la protección y la observancia de la propiedad intelectual.